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企业知识产权管理|企业并购中的著作权交易风险及其管理
2017-06-01 11:18:19

在并购交易中,企业的知识产权状况受到交易双方高度关注。企业可以通过并购获取知识产权,构筑、强化自身或突破竞争对手的知识产权壁垒,扩大市场份额,进而实现跨越式发展是企业并购的主要目的之一。本文着重介绍企业在并购中的企业版权管理措施。

一、概述

一般认为,企业并购分为企业合并、股权收购以及资产收购三类。其中,企业合并中的绝大多数为吸收合并,仅需办理相应知识产权名义变更手续,发生法律风险的情况较少;股权收购中,知识产权问题相对简单,但需审查目标公司是否拥有和有权行使被收购知识产权,以及目标公司股权控制改变是否影响了重要的知识产权许可和实施行为。而资产收购中知识产权问题相对复杂,不但需审查目标公司是否享有每一件知识产权的所有权或者使用权,而且需要弄清其是否已经被许可他人使用以及转让是否受限。

二、并购交易中的著作权资产的风险及其控制

1、著作权资产的特点及其对并购交易的影响

(1)可版权性问题

与专利权、商标权等依授权程序而取得的知识产权不同,著作权法自作品创作完成之日起产生,无需行政许可或者行政确认程序。因而作品可否受到版权法的保护有可能成为质疑的对象,造成客体权利基础的不确定性问题。

(2)具体权利和保护范围问题

1)作品独创性问题

如上所述,著作权的获得不以审批授权为条件,作品的权利授予亦不需行政机关颁发的权利证书。因而,在权属方面发生争议的可能性较之专利权、商标权更大。

作品的独创性问题是指作者独立完成该作品,而且在创作作品的过程中投入了某种智力劳动,作品具有最低限度的创造性。而不同类型的作品的独创性体现方式和对独创性的要求都有所不同。

2)具体权利内容问题

《伯尔尼公约》规定了作者享有的署名权、复制权、发行权、传播权、公开表演权等具体权利;《TRIPS》协议纳入《伯尔尼公约》的内容并增加了出租权,《世界知识产权组织版权公约》(“WCT”)和《世界知识产权组织表演和录音制品条约》(“WPPT”)又增加了信息网络传播权以及与信息网络传播有关的表演者权的内容。作为上述条约的成员国,我国《著作权法》规定了发表权、署名权、保护作品完整权和修改权四项精神权利以及复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、翻译权、汇编权十二项经济权利以及一项兜底性的“其他权利”。

然而,在司法实践中对于上述权利的理解和适用方面的争议并不鲜见。对于并购中涉及具体的权利内容,则应当按照法律规定结合当事人合意明确在并购协议中约定,避免理解的不一致。

3)权利保护范围问题

此外,由于著作权的保护没有审批和授权程序,权利的保护范围也可能发生争议。特别是我国著作权法第二十二条和二十三条规定了具体的法定许可和合理使用的内容,均可能对于著作权的范围起到限制作用。

鉴别作品的有效保护范围,核实被收购知识产权的可行使范围,对于合理估计著作权的价格,实现交易目的具有重要意义。

(3)权属问题

根据著作权法第十一条之规定,除有反证,在作品上署名者为著作权人。公民为完成法人或其他组织工作所创作的作品为职务作品,作者为著作权人,但是在两种例外情形下,著作权由单位享有,作者仅享有署名权。第一,主要利用法人或其他组织的物质技术条件创作,并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品。第二,法律行政法规或者合同约定著作权属于法人或其他组织的职务作品。

可见,如果并购涉及职务作品,则应当根据法律和合同约定对著作权权属问题进行充分尽职调查才能避免风险。

此外,如果并购目标是企业集团的一个成员,则需要注意目标企业与其关联企业之间是否存在著作权财产混同的情况。如果是目标企业关联公司或者其员工做创作的作品,应当在收购之前首先厘清权属关系,办理必要的转让手续。

(4) 权利瑕疵问题

1)权利许可

我国《著作权法》规定,著作权人除了自己直接行使权利之外,有权许可他人使用。《著作权法实施条例》第二十三条使用他人作品应当同著作权人订立许可使用合同,许可使用的权利是专有使用权的,应当采取书面形式。并购前的许可行为有可能产生权利瑕疵,进而对被收购的知识产权资产价值和并购产生影响。

首先,各自作为许可方的独占许可合同在并购完成后可能会发生冲突。如果并购方与被并购方均为同业竞争者,那么并购后的新企业对于原来的独占许可需要重新考量安排,以避免履行不能或者违约。

其次,各自作为被许可方的著作权许可合同也会影响并购交易。如果著作权许可方为了避免竞争者通过并购获得著作权许可的考虑,可能在许可合同中设置限制条款,如发生并购则原条款失效。对于知识产权许可中对于被许可方的限制,应当遵循合同自由原则。如有此类条款,并购方在并购之前,需要评估风险和并购知识产权资产的价值。

2)权利担保

我国《担保法》第七十五条规定,著作权财产权可以出质。2010年11月25日国家版权局公布了《著作权质权登记办法》。出质后的著作权可能会带有权利瑕疵,为并购交易带来风险。

(5)地域性问题

由于知识产权具有地域性,尽管许多国家已经加入《伯尔尼公约》以及TRIPs,但仍然有部分国家不是上述国际组织的成员,各个成员内部对于条约的适用也会有所差异,应当引起并购交易方的重视并在尽职调查中予以反映。

2、并购交易中与著作权有关的反垄断问题

知识产权由于其具有的排他性特点,可能成为企业限制竞争的有效工具。例如,在并购中设定强行搭售条款,或者在许可中设定不合理的回售条款,都可能引起反垄断方面的法律风险。

申报标准方面,《国务院关于经营者集中申报标准规定》(国务院令2008年第529号)第三项规定,经营者通过合同等方式取得对其他经营者控制权或者能对其他经营者施加决定性影响的属于经营者集中。但实践中,控制权、决定影响等概念存在理解上的不统一和法律适用上的差异。

实体标准方面,商务部的《关于评估经营者集中影响的暂行规定》第三条规定,审查经营者集中应当根据个案具体情况和特点,综合考虑参与集中的经营者在相关市场中的份额及其对市场的控制力,相关市场的集中度;经营者集中对市场进入、技术进步的影响,对消费者和其他相关经营者的影响,对国民经济发展的影响及应当考虑的其他因素。在西部数据收购日立存储案中,商务部经调查发现,知识产权及其他专有知识对于硬盘行业至关重要,特别是核心技术、工艺流程和技术队伍构成进入市场的实质性障碍。值得注意的是,存储设备不仅包括物理载体,也包括驱动程序的软件著作权。

三、并购交易中有关软件著作权的特别风险

软件的知识产权保护在世界范围内有多种模式。在我国,软件的知识产权保护以著作权为主。

1、技术进出口的管理问题

跨境并购有可能涉及境内外企业的软件著作权转让和许可问题。《计算机软件保护条例》第二十二条规定,中国公民、法人或者其他组织向外国人许可或转让软件著作权的,应当遵守《技术进出口管理条例》的有关规定。《条例》将出口的技术分为禁止出口、限制出口和自由出口三类。商务部根据条例发布了《中国禁止进出口、限制进出口技术目录》。

而由于并购需要出口的各种软件则根据其内容、功能和用途的不同分属不同类别。根据《条例》禁止出口的技术(软件)不得出口、限制出口的技术(软件)实行许可证管理制度,经过申请批准后方可出口;对于自由出口的技术(软件)仅需登记即可出口。并购交易中,应当仔细调查确认出口存在与否并按照规定履行手续。

2、反向工程问题

反向工程指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得的有关技术信息通过反向工程获得软件,是软件业常用的方法之一。计算机软件的反向工程是指,在研究软件的目标代码后,对他人软件的目标程序进行逆向解剖、分析,再通过反汇编方式寻找源代码,以推导出他人的软件产品的功能、组织结构、处理流程、算法等并应用自己研发的软件中。与反向工程相联系的,是净室(clean-room)开发方法。[3]

并购交易中,收购软件著作权如果经由反向工程获得则仍然需要注意软件是否在点击合同或拆封合同中明确提出“禁止反向工程”或“禁止反汇编”的条款;以及被反汇编的软件是否受到专利法、商标法及其他法律的保护。

3、国家安全问题

国务院于2011年2月出台了《关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知》。根据该《通知》,主管部门将从以下方面进行审查。(1)并购对国防需要的国内产品生产内容的影响;(2)对社会进本生活秩序影响;(3)对国家经济稳定的影响;(4)对国家安全关键技术研发的影响。

四、总结

根据上述分析,企业并购中与著作权有关的风险存在于目标企业的各个层面,数量较大且不易防范。交易双方需要审慎调查、冷静判断、客观评估、合理安排才能够避免法律风险,保证并购交易顺利完成。

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